El Tribunal Supremo se ha pronunciado en una sentencia sobre la infracción del art. 2.2 de la Ley de Marcas, en relación con los efectos de la acción reivindicatoria
Señala la Sala en su sentencia 992/2022, de 22 de diciembre de 2022, que la acción reivindicatoria no responde a la acción reivindicatoria de la propiedad del art. 348 CC. Se trata de una reivindicatoria impropia o sui generis.
Quien acciona no lo hace sobre la base de una titularidad dominical para, sobre la base del reconocimiento de su derecho de propiedad, recuperar los derechos propios del dominio, entre ellos la posesión. En este caso, quien acciona, cuando lo hace, no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para solicitar y obtener su subrogación en la titularidad registral. Pero los derechos propios del titular de una marca los tiene a partir de la subrogación efectiva mediante la inscripción de la sentencia estimatoria de la reivindicatoria, en atención al carácter constitutivo de la inscripción.
La inscripción de la marca es constitutiva del derecho
Como prescribe el art. 2.1 de la Ley de Marcas, “el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”. Es a renglón seguido, en el apartado 2 de ese art. 2 LM que se prevé la acción reivindicatoria, “cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual”, al reconocer a la persona perjudicada la facultad de “reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca”. La norma prevé los efectos registrales del ejercicio de la acción, al prescribir que la presentación de la demanda reivindicatoria sea anotada en el Registro de Marcas, para dar publicidad a terceros interesados en adquirir la marca o un derecho sobre la misma, por las consecuencias legales de la eventual estimación. Estas consecuencias se prevén el apartado 3 del mismo art. 2 LM:
“Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca, las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente”.
En concreto, la cancelación de las licencias es automática y consiguiente a la inscripción de la titularidad de quien ejercitó y ganó la reivindicatoria. Se trata de un efecto legal, en el que no se valora la buena fe del tercero licenciatario: su condición de tercero de buena fe no puede mitigar ese efecto legal de pérdida de los derechos de uso sobre la marca que le confería la licencia, a partir de entonces.
El nuevo titular registral puede ejercitar los derechos de protección de la marca, frente al uso de esta por quien había sido licenciatario y perdió esa condición con la estimación de la reivindicatoria, desde la inscripción registral. En concreto, para el ejercicio del ius prohibendi a través de las acciones marcarias, dejando a salvo la excepción del art. 34.7 LM (la marca notoriamente conocida en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París), es necesario ser titular del registro de esa marca. Lo que implica, además, que esas acciones de violación sólo pueda ejercitarlas por actos infractores posteriores a su adquisición de la titularidad, que se produjo con la inscripción registral de la sentencia estimatoria de la reivindicación; que, además, produjo la pérdida del derecho del licenciatario al uso de esa marca.
De tal forma que, propiamente, el nuevo titular registral carece de acciones de violación de la marca respecto de un uso anterior a la inscripción de su titularidad en el Registro.